東京高等裁判所 平成９年（行ケ）１５８号 判決 1999年3月03日
大阪市中央区北浜４丁目５番３３号
原告
住友電気工業株式会社
代表者代表取締役
倉内憲孝
訴訟代理人弁護士
久保田穣
同
増井和夫
同復代理人弁護士
橋口尚幸
東京都千代田区大手町１丁目５番１号
被告
三菱マテリアル株式会社
代表者代表取締役
秋元勇巳
訴訟代理人弁護士
近藤恵嗣
同
弁理士 富田和夫
主文
特許庁が、平成６年審判第１９７３３号事件について、平成９年５月１６日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた判決
１ 原告
主文と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は、名称を「高硬度工具用焼結体およびその製造法」とする特許第１４０００３２号発明（昭和５６年３月１６日、昭和５１年１２月２１日に出願された特願昭５１－１５４５７０号（以下「原出願」という。）の分割出願として出願、昭和５７年１０月２２日出願公告、昭和６２年９月２８日設定登録。以下「本件発明」という。）の特許権者である。
被告は、平成６年１１月２４日、本件発明の特許請求の範囲第１、第２項及び第４～第７項に記載された発明につき、その特許を無効とする旨の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を平成６年審判第１９７３３号事件として審理した上、平成９年５月１６日、「特許第１４０００３２号発明の明細書の特許請求の範囲第１項、第５項ないし第７項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年６月５日、原告に送達された。
(2) 原告は、平成１０年５月７日、本件明細書の特許請求の範囲の記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を平成１０年審判第３９０３５号事件として審理した上、平成１０年１２月２日、「特許第１４０００３２号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年１２月２４日、原告に送達された。
２ 訂正前の特許請求の範囲の記載
「１．立方晶型窒化棚素を体積％で８０～２０％含有し残部が周期率表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ａl、Ｓｉまたはこれらを含む合金、化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。
２．連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
３．連続した結合相をなす化合物がＷＣを主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
４．連続した結合相をなす化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にＡlもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有することを特徴とする特許請求の範囲１項記載の焼結体。
５．立方晶型窒化棚素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びＡl、Ｓｉまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、棚化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積％で５０％以上９９．９％以下であり、更にＡl、Ｓｉ又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
６．立方晶型窒化棚素粉末と周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す）1±xの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物の粉末、及びＡl、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で５０体積％以上９９．９％以下であり、更にＡl、Ｓｉ及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
７．周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する）1±xの値が、０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物粉末にＡl粉末又はＳｉ粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え６００℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめＭ－Ａl、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化棚素粉末と上記したＡl、Ｓｉを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積％で８０～２０％含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量％で０．１％以上２０％以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」
３ 訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載
「１．立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ｔｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。
２．周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
３．周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物がＷＣを主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
４．立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びＴｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒素化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部は周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、更にＴｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
５．立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す）1±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物の粉末、及びＴｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部は周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で５０体積％以上９９．９％以下であり、更にＴｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」（注、下線部分が訂正個所である。なお、訂正前の特許請求の範囲第４項、第７項は削除された。）。
４ 審決の理由の要旨
審決は、本件発明の要旨を、前示のとおり、訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定した上、本件発明の特許請求の範囲第１項、第５～第７項に記載された各発明について、その分割出願が、特許法４４条１項に規定するものとは認められないので、同条２項の規定の適用は認められず、出願日は現実に出願された昭和５６年３月１６日となるとし、その出願前に頒布された刊行物である特開昭５３－７７８１１号公報（審決甲第１号証、本訴甲第３号証、原出願の公開公報、以下「引用例１」という。）及び特開昭５５－３１５１７号公報（審決甲第３号証、本訴乙第３号証、以下「引用例２」という。）に記載された発明と同一であるから、特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができず、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものであるとした。
第３ 当事者の主張の要点
１ 原告
審決が、前示のとおり、本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたため、誤りに帰したこととなるので否認する。
審決が、上記のとおり、本件発明の要旨の認定を誤った暇疵は、その結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、審決は違法として取り消されなければならない。
２ 被告
審決における本件発明の要旨の認定が、訂正審決の確定により特許請求の範囲が前示のとおり訂正された結果、誤りに帰したことは認める。
特許庁においては、まず、訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載（例えば、請求項１の「Ｔｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」）の技術内容を明らかにし、これに基づいて、前記分割出願による出願日の遡及が適法であるか否を審理・判断しなければならない。
第４ 当裁判所の判断
訂正審決の確定により、本件発明の特許請求の範囲が前示のとおり訂正されたこと、この訂正によって、審決が本件発明の要旨を訂正前の特許請求の範囲の記載のとおりと認定したことが、結果的に誤りとなったことは、当事者間に争いがない。
そうすると、審決が、この要旨認定を前提として、本件発明の特許請求の範囲第１項、第５～第７項に記載された各発明について、原出願の出願日まで分割出願による出願日が遡及することを否定した上、引用例１及び２に記載された発明と同一であると判断したことは誤りであり、前記分割出願による出願日の遡及の適否、すなわち、訂正審決により訂正された後の特許請求の範囲の記載（例えば、請求項１の「Ｔｉ2ＡｌＮまたはＡｌと前記第４ａ族の金属間化合物から得られるＡｌ化合物」）が、原出願の当初明細書又は図面に記載されたものか、あるいはその記載からみて自明なものか等について、更に審理を尽くさせる必要があるから、審決は、取消しを免れない。
よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 田中康久 裁判官 石原直樹 裁判官 清水節）
第５項ないし第７項に記載された発明についての特許を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
〔Ⅰ〕手続の経緯
１． 本件特許第１４０００３２号の特許請求の範囲第１項、第５項、第６項及び第７項に係る発明（以下、「本件特許発明」又は「本件各特許発明」という。）は、昭和５６年３月１６日に、昭和５１年１２月２１日に出願された特願昭５１－１５４５７０号（以下、「原出願」という。）の分割出願として出願され、昭和５７年１０月２２日に特公昭５７－４９６２１号として出願公告され、昭和６２年９月２８日にその特許権の設定の登録がなされたものである。
２． これに対して、請求人は、本件特許発明の明細書の記載は原出願の願書に最初に添附した明細書及び図面（以下、「原出願の当初明細書」という。）に記載された事項を拡張変更し、さらにこれに新規な事項を追加した記載内容になっており、これによって本件各特許発明は原出願の当初明細書に記載されていない発明であることは明白であるから、本件出願は特許法第４４条第１項の規定に合致せず、したがって同条第２項に規定する出願日のそ及は認められず、本件出願の出願日は現実に出願された昭和５６年３月１６日となる。そして、本件各特許発明は、本件出願の上記現実に出願された日である昭和５６年３月１６日前に頒布された、原出願の公開公報である甲第１号証（特開昭５３－７７８１１号公報）に記載された発明であり、また、甲第３号証（特開昭５５－３１５１７号公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許をうけることができず、特許法第１２３条第１項第２号の規定により、無効とすべきものである、旨主張し、証拠として甲第１号証ないし甲第３号証を提出している。
３．被請求人は、平成７年４月１４日付けで訂正請求をなし、本件各特許発明は、明細書が前記訂正請求によって訂正され適法な分割出願であることが明らかとなった結果、新規性の要件を具備するものである、旨主張している。
４．前記訂正の内容は、本件特許発明の明細書の記載を訂正請求書に添付した明細書のとおりに訂正しようとするものである。すなわち、
（イ）明細書第１～４頁（訂正公報（甲第２号証）の訂１～訂３頁）の特許請求の範囲の「１ 立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し残部が周期率表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組識中で連続した結合相をなし、前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。
２ 連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
３ 連続しだ結合相をなす化合物がＷＣを主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
４ 連続した結合相をなす化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有することを特徴とする特許請求の範囲１項記載の焼結体。
５ 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
６ 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で５０体積％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
７ 周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物粉末にＡｌ粉末又はＳｉ粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え６００℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化棚素粉末と上記したＡｌ、Ｓｉを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法」。」を「１．立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。
２．連続した結合相をなす化合物又は混合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
３．連続した結合相をなす化合物がＷＣを主体としたものからなる特許請求の範囲１項記載の焼結体。
４．連続した結合相をなす化合物が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたものからなり、焼結体中にＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量で０.１％以上２０％以下含有することを特徴とする特許請求の範囲１項記載の焼結体。
５．立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
６．立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ族のＴｉ、ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で５０体積％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。
７．周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物粉末にＡｌ粉末又はＳｉ粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え６００℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化硼素粉末と上記したＡｌ、Ｓｉを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」と訂正し、
（ロ）同書第８頁第１６～１９行（訂正公報の訂３頁下から第３行～第２行）の「本発明による焼結体中のＣＢＮ相量の下限は体積で２０％までである。これ以下ではＣＢＮの特徴を生かした工具としての性能が発揮されない。」を削除し、
（ハ）同書第２２頁下から第２行～第２３頁第８行の実施例６（昭和６２年２月１８日付け手続補正書第(8)項、訂正公報の訂９頁下から第１１行～第６行の実施例４）を削除し、同書第２３頁第８行の次に挿入されている文章（昭和６２年２月１８日付け手続補正書第(9)項の第１行～第６行、訂正公報の訂９頁下から第５行以下の実施例５の文章）において、その第１行の「実施例５」を「実施例４」に訂正し、
（ニ）同書第６頁第１４行（訂正公報の訂３頁第２３行）の「周期率表」を「周期律表」と訂正し、同書第９頁第１６行（訂正公報の訂５頁第７行）の「固溶体化合部」を「固溶体化合物」と訂正し、同書第１８頁第２行（訂正公報の訂９頁第６行）の「研摩」を「研磨」と訂正する、
ものである。
そして、被請求人は、つぎのように主張している。
上記明細書の訂正（イ）は、特許請求の範囲の各項に含まれるＣＢＮ量の下限値を２０体積％から４０体積％に変更するものであって、特許請求の範囲の減縮に該当する。そして、訂正後の下限値の根拠は明細書第８頁第１９行～第９頁第２行（訂正公報の訂３頁下から第２行～訂５頁第１行）に「チルドロール等の高硬度材の切削に用いる工具として使用する場合は焼結体中のＣＢＮ相量は体積％で４０％以上であることが望ましく」と記載されている点による。上記訂正（ロ）は、訂正（イ）に従い、ＣＢＮ相量の下限値が２０％であるかのごとき記載を残すと、特許請求の範囲の記載との関係で疑義を生ずるので、明瞭でない記載の釈明として、当該部分を削除するものである。上記訂正（ハ）は、実施例６（訂正公報の訂９頁の実施例４）を削除することにより、焼結前に金属アルミニウム（合金、金属間化合物等、アルミニウム金属の性質を有するものを含む）を全く含まない態様は、本件特許発明の要旨に含まれないことを明らかにするものであって、明瞭でない記載の釈明に該当する。実施例６は結合相として遷移金属化合物に酸化アルミニウムのみを添加しているものであって金属アルミニウムを使用していない。このため、本件特許発明の要旨として、焼結前に金属アルミニウム（合金、金属間化合物等、アルミニウム金属の性質を有するものを含む）を一切添加しないものが含まれるか否かについて疑義を生ずる。本件特許発明は、特願昭５１－１５４５７０号からの分割出願であるところ、原出願より成立した特許（特公昭５７－３６３１号）が、上記実施例６の態様を包含すると解釈されるので、本件特許は同態様を含まないことを明らかにするものである。上記訂正（ニ）は、誤記の訂正に該当するものである。よって、上記訂正（イ）乃至（ニ）は特許法第１３４条第２頃により許容される適法な訂正に該当するものである。
５．請求人は、前記訂正について、つぎのように主張している。
原出願の当初明細書及び訂正請求書に添付された明細書に記載される各焼結体について比較検討すると、本件訂正後の各発明の焼結体の構成要件となっている、
(a)焼結体組織中で連続した結合相を、第１結合相と第２結合相で構成すること。
(b)前記第１結合相の割合を結合相に占める割合で５０～９９．９体積％とすること（この結果前記第１結合相を構成する「遷移金属の各種化合物」が単独で連続相を形成しない場合もあること）。
(c)前記第２結合相を「Ａｌ、Ｓｉ、またはこれらを含む合金、化合物」で構成すること。
(d)「ＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方」の含有量を、重量％で０．１～２０％とすること。以上(a)～(d)については原出願の当初明細書には記載のないものである。
このように、本件訂正後の各発明は、依然として原出願の当初明細書に記載のない事項を構成要件とするものであるから、その出願日は原出願の出願日へのそ及は認められないことは明らかであり、その結果、本件訂正後の各発明は、その出願前に頒布された刊行物である特開昭５３－７７８１１号公報及び特開昭５５－３１５１７号公報に記載された発明であることになり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、前記訂正は認められるべきではない。
〔Ⅱ〕訂正の適否についての判断
１．特許法第１３４条第２項ただし書きの要件について
本件訂正請求は、（イ）特許請求の範囲第１項、第５項、第６項、第７項における「立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％」を「立方晶型窒化硼素を体積％で８０～４０％」に減縮し、これに併せて発明の詳細な説明の項の記載を訂正し、（ロ）実施例４を削除し、実施例５を実施例４に訂正し、（ハ）用語の誤記を訂正（「周期率表」を「周期律表」、「固溶体化合部」を「固溶体化合物」、「研摩」を「研磨」）したものであって、特許法第１３４条第２項ただし書きの要件を満たしていると認められる。
２．特許法第１３４条第５項で準用する同法第１２６条第３項の独立特許要件について
(1)本件特許発明は、特願昭５１－１５４５７０号を原出願とし、特許法第４４条の規定による分割出願として出願されたものであり、本件訂正後の各発明の出願の分割が適法であるためには、訂正後の特許請求の範囲第１項、第５項、第６項、及び第７項に係る各発明は、原出願の当初明細書に記載されているかまたは該記載から自明の事項を発明の構成要件とするものでなければならない。
以下、これについて検討する。
なお、同特許請求の範囲第２項乃至第４項は実施態様項である。
(2)訂正請求書に添付された明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲第１項の発明には、
(a)「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」、
(b)「第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」、
(c)「前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下である」、
の各構成要件が含まれていることが認められる。
上記構成要件のうち、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後（以下、「出願公告後」という。）に補正されている(a)は、出願公告時の特許請求の範囲第１項中の「Ａｌ、Ｓｉ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」から、「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ」を削除したものであり、特許請求の範囲の減縮に当たる。
また、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前（以下、「出願公告前」という。）に補正されている(c)は、特許法第４４条の規定による分割出願時の明細書の特許請求の範囲第１項に記載されている「前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上である」の「体積で５０％以上」を「体積で５０％以上９９．９％以下」に補正して、該化合物が１００％ではないことを明記したものである。
さらに、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」に関する、訂正請求書に添付された明細書に記載されている「また前記した耐熱性化合物以外Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＡｌＮ、Ｓｉ3Ｎ4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」との記載は、出願公告時、分割出願時のいずれの明細書にも記載されている。
したがって、上記の構成要件(a)、(b)、(c)のうち分割出願後に補正された(a)、(c)は、特許法第４１条（公告決定前の補正の要件）及び特許法第６４条（公告決定後の補正の要件）は満たしている。
同様に、同特許請求の範囲第５項及び第６項の各発明に含まれていることが認められる、
(d)「更にＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」、
(e)「残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、」、
の各構成要件についても同上の補正の要件は満たしている。
また、同特許請求の範囲第７項の発明には、
(f)「焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる」、
の構成要件が含まれていることが認められる。
(3)これに対して、原出願の当初明細書にはつぎの各事項が記載されていることが認められる。
ｉ）原料粉末についての記載
「また本発明による焼結体ではＣＢＮの合成に使用され、高温、高圧下で六方晶型窒化硼素およびＣＢＮに対して溶解性を有すると信じられる元素、例えばＬｉ等のアルカリ金属、Ｍｇ等のアルカリ土類金属、Ｐ、Ｓｎ、Ｓｂ、Ａｌ、Ｃｄ、Ｓｉ等を添加物として含むものであっても良い。」（明細書第１２頁第１７行～第１３頁第２行、公開公報（特開昭５３－７７８１１号公報、甲第１号証）第４頁右上欄第１７行～左下欄第２行）、「発明者等は、この考えに基いて特にＡｌ、Ｓｉについて効果を確認する実験を行なった。Ａｌ、Ｓｉを添加する方法としては第４ａ族の窒化物を例にとると、このＭＮ1±xなる化合物で（１±Ｘ）が０．９７以下のものにＡｌ又はＳｉ又は、この双方を所定量加え混合した後、６００℃以上に真空中又は不活性雰囲気中で加熱してＭＮ1±xの相対的に過剰なＭとＡｌ又はＳｉを反応せしめてＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物（例えばＭがＴｉの場合ＴｉＡｌ3、ＴｉＡｌ等）を生成させ、この粉末をＣＢＮと混合する結合材原料とした。この方法では加えたＡｌ、Ｓｉが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。別の方法としては、あらかじめＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ間の金属間化合物粉末を作成して原料混合時に加えてもよい。これは結合材化合物を炭化物、炭窒化物とする場合も同様である。」（明細書第１３頁第１４行～第１４頁第１０行、公開公報第４頁左下欄第１４行～右下欄第１０行）、
「平均粒度７μのＣＢＮ粉末を用いて、これを体積で６０％残部が第２表のものからなる混合粉末を作成した。」（明細書第１８頁下から第２行～第１９頁第２行、公開公報第５頁右下欄末行～第６頁左上欄第２行）
第２表中「Ｎo.Ｈ」の「結合材体積％」の記載は「ＴｉＮ0.73 ３５％、Ａｌ3Ｔｉ ５％」である。（明細書第１９頁、公開公報第６頁左上欄、第２表）、
「実施例５ 平均粒度１μのＴｉＮ0.73粉末と平均粒度３０μのＡｌ粉末を重量で各々９０％、１０％の割合に配合し・・・この混合粉末を・・・真空炉中で１０００℃に加熱し・・・粉砕して粉状としＸ線回折によって調べたところ、ＴｉＮ以外にＴｉＡｌ3、ＴｉＡｌ及びＴｉ2ＡｌＮと思える回折ピークが得られ、金属Ａｌは検出されなかった。このＡｌ化合物を含むＴｉＮ粉末を体積で４０％と、平均粒度７μのＣＢＮ粉末６０％を混合し、」（明細書第１９頁下から第３行～第２０頁第８行、公開公報第６頁左上欄下から第３行～右上欄第８行）、
「実施例６ 平均粒度１μのＴｉ（Ｃ0.4、Ｎ0.4）0.8粉末に重量で平均粒度３０μのＡｌ粉末を２％加工、以下実施例５と同様にしてＡｌ化合物を含むＴｉ（Ｃ、Ｎ）粉を作成した。この粉末と平均粒度４μのＣＢＮ粉末を体積％で各々６５％、３５％に配合し、」（明細書第２１頁第２行～第７行、公開公報第６頁左下欄第２行～第７行）、
「実施例７ 平均粒度４μのＣＢＮ粉末と、平均粒度１μのＴｉＮ0.92粉末及びＴｉＳｉ2粉末、カーボニルＮｉ粉末をそれぞれ体積％で７０、１５、５、１０の割合に配合した。」（明細書第２１頁第１９行～第２２頁第３行、公開公報第６頁左下欄第１９行～右下欄第３行）。
ⅱ）焼結体の結合相の物質についての記載
「周期率表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を主体としたものからなり、この化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす」（特許請求の範囲第１項、「率」は「律」の誤記である）、
「焼結体中にＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量％で０．１％以上含有しこのＡｌもしくはＳｉが上記第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在することを特徴とする特許請求の範囲(1)項記載の焼結体」（特許請求の範囲第４項）、「焼結体中にＡｌもしくはＳｉ、もしくはこの双方を重量％で０．１％以上含有し、このＡｌもしくはＳｉが上記第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる高硬度工具用焼結体の製造方法。」（特許請求の範囲第７項）、
「更に必要により耐熱性化合物以外のＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を第３相として含むものであっても良い。但し結合相の主となる成分は耐熱性化合物相でありこれ等金属相は焼結体中の体積比で耐熱性化合物相の量以下とする必要がある。」（明細書第１２頁第１０行～第１５行、公開公報第４頁右上欄第１０行～第１５行）、
「Ｈの焼結体は結合相がＴｉＮを主体とし、小量のＴｉ2ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ3と思われる化合物からなっており、」（明細書第１９頁下から第９行～第７行、公開公報第６頁左上欄下から第９行～第７行）、
「焼結体を作成した。Ｘ線回折により焼結体を調べたところＣＢＮ、ＴｉＮ以外にＴｉＳｉ、ＴｉＳｉ2、Ｔｉ2Ｎｉが検出された。」（明細書第２２頁第４行～第６行、公開公報第６頁右下欄第４行～第６行）。
(4)また、原出願の当初明細書の記載事項はつぎのとおり解釈できる。
特許請求の範囲第１項の「主体」との記載は、結合相中には、この化合物以外の副次的物質および、この種の焼結体の製造において含有される不可避的不純物が含有されることがあることを意味するものと解される。
そこで、この副次的物質についての原出願の当初明細書中の記載を検討するに、結合相中の副次的物質についての記載は、「ＡｌもしくはＳｉが上記第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる」ものと「耐熱性化合物以外のＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を第３相として含む」もののみである。
なお、第３図は、実施例１の焼結体の組織写真であり、結合相に副次的成分を含有しないものである。
また、前記原料粉末についての記載中に、「この粉末をＣＢＮと混合する結合材原料とした。この方法では加えたＡｌ、Ｓｉが結合材中に均一に分散した状態となり、小量の添加で、その効果が発揮される。」（明細書第１４頁第４行～第７行、公開公報第４頁右下欄第４行～第７行）との記載があるが、この「結合材」は原料粉としての結合材であり、焼結体中の結合相中にＡｌ、Ｓｉが単体金属として含有されることを説明しているものとは認められない。
(5)前記(3)及び(4)によれば、原出願の当初明細書に記載されている発明の概要は、
立方晶型窒化硼素（ＣＢＮ）をＣｏなどの金属で結合した従来の焼結体の結合材の代わりにＡｌ2Ｏ3に比べて高温下での熱伝導度が高い「周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」を主体としたものを用いることとしたものであって、該結合材にＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を含ませてもよく、また、ＣＢＮの逆変態を防止する元素として原料中に小量のＡｌ、ＳｉをＡｌ粉末、Ｓｉ粉末として、あるいはＡｌもしくはＳｉと第４ａ族金属Ｍとの金属間化合物の粉末として添加してもよく、その際は、「Ｔｉ2ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ3」、「ＴｉＳｉ、ＴｉＳｉ2、Ｔｉ2Ｎｉ」等の「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」が結合相に含有されるもの、
ということができる。
(6)そこで、前記(2)で掲げた本件訂正後の各発明中の構成要件(a)乃至(f)について、原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明であるか否かについて検討する。
ｉ）構成要件(a)の「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」及び(d)の「更にＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」について
「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」は、「Ａｌ単体、Ｓｉ単体」、「Ａｌを含む合金、Ｓｉを含む合金、ＡｌとＳｉを含む合金」、「Ａｌを含む化合物、Ｓｉを含む化合物、ＡｌとＳｉを含む化合物」ということになる。
訂正請求書に添付された明細書には、「また前記した耐熱性化合物以外Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＡｌＮ、Ｓｉ3Ｎ4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」（第１４頁第３行～第５行）との記載があり（この記載は、分割出願時の明細書にもあるが、原出願の当初明細書には記載がなく、昭和５４年５月１５日の補正書により原出願明細書に加えられた事項である）、実施例５の第２表中Ｎo.Ｄの「結合材重量％」は「ＴｉＢ2７０％、Ａｌ2Ｏ3 ２０％、Ａｌ １０％」と記載されており（この記載は分割出願時の明細書には記載がなく、昭和５７年５月２１日付けの補正書による補正で付加された事項である。）、これらの記載を参酌すると、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」として、具体的には、「Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、Ｓｉ3Ｎ4等」の化合物をも意図するものと認められる。
さらに、訂正請求書に添付された明細書の特許請求の範囲第７項に記載された「焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる」という構成要件(f)は、単体でＡｌ、Ｓｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せることも意味している。
しかしながら、結合相中に含有されるＡｌ、Ｓｉに関する物質として原出願の当初明細書に記載されているものは、「ＡｌもしくはＳｉが上記第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で結合相中に存在せる」（特許請求の範囲第４項）ものだけである。
上記の構成要件(a)、(b)は、この原出願の当初明細書の特許請求の範囲第４項に記載された物質を下位概念として含むものである（金属間化合物は、合金の下位概念である）が、この「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」は、「Ａｌ、Ｓｉ、又はこれらを含む合金、化合物」と同義ではなく、かかる広範囲の物質と均等であることが自明な物質でもない。
よって、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」という記載が、分割出願の発明の構成要件として許容される根拠を原出願の当初明細書の特許請求範囲第４項の記載事項以外のその他の記載事項および／または自明な事項に求めなければならないが、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」、具体的には、「Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ、Ｓｉ3Ｎ4等」、「Ａｌ単体、Ｓｉ単体」が結合相中に含有されるとか、ましてその含有が有用であるという趣旨の記載はどこにもない（なお、原料粉末に多量のＡｌ2Ｏ3を含有させた例は、昭和５４年５月１５日付けの補正書による補正によって加えられた事項である）。
したがって、上記(a)の構成要件である「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相」及び(d)の構成要件である「更にＡｌ、Ｓiまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」は、その全ての場合について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもない。
被請求人は、答弁書において、原料に添加される「Ａｌ粉末、Ｓｉ粉末」あるいは「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物粉末」は、「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」の形で結合相中に存在する他に、焼結により反応して酸化物や窒化物の化合物を生成することが技術常識であるか、明細書の記載から明らかである旨主張しているが、原出願の当初明細書には、「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物の形で」結合相中に存在することが専ら記載されているだけである。実施例４の結合相中のＴｉ2ＡｌＮも、「第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ相図上に存在する金属間化合物」に該当するものであり、金属間化合物ではないＡｌＮのような窒化物を結合相に積極的に生成せしめることを意味するものではない。
なるほど、被請求人が主張するとおり、焼結により反応して酸化物や窒化物の化合物を生成することがあり得るから、かかる不純物の生成自体は技術常識の範囲であるが、積極的な生成を意図して行うものでなければ、その生成量は不純物としての程度であると認められる。しかし、訂正後の特許発明では、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物」は、「第２結合相として結合相中の０．１～５０体積％を占める副成分」というものであるから、極力小量に抑制すべき不可避不純物とは認められないものである。
また、被請求人は、原出願の当初明細書中の「耐熱性や強度の点からみると酸化物の中でＡｌ2Ｏ3は優れた性質を有しており、常温近辺での熱伝導度も比較的高いが、第１図に示すように高温下で熱伝導率が著しく低下する。」（明細書第６頁第１１行～第１４行、公開公報第２頁右下欄第１１行～第１４行）の記載を根拠にＡｌ2Ｏ3は小量使用するのであれば優れた材料となることも示唆していると主張しているが、該記載およびこれに関する第１図は、第１結合相の物質とＡｌ2Ｏ3の特性の比較を述べているだけで、「Ａｌ2Ｏ3は小量使用するのであれば優れた材料となる」ことを何ら示唆するものではない。
化学的組成物においては、その含有について、「添加しても良い」等と明細書中に明記されていない物質は、その含有が不純物として自明なものか適宜含有させることが常套手段であるような物質を除き、示唆があるとは言えない。
さらに、被請求人は、当審においてなした訂正拒絶理由通知に対する意見書において、反応生成物は多岐に亘り具体的に如何なる化合物が生じるかを把握することは原出願の技術水準では困難であった、仮に生成物の認識が当初金属間化合物のみにあったとしても、それによって生成物の開示が限定されるとみるべきではなく、特定された原料と反応条件の組合せから必然的な結果としてとらえられるべきである、(a)、(d)の構成要件は実質的な技術内容が拡大していることはないものである、旨主張するが、本件の出願の分割は、特定された原料と反応条件の組合せ事項そのままでなされたものではなく、該組合せの結果としてとらえられるという事項として分割しているものであるから、分割が適法であるためには上記組合せの結果としてとらえられるという事項は原出願の当初明細書の記載から自明でなければならない。そして、この自明の判断は当然に原出願の出願時の技術常識をもとになされるべきである。本件の場合、仮に、Ａｌ2０3等の上記金属間化合物以外のものが焼結時に反応によって生じるとしても、これは、原出願の出願後に開発されたより高性能の分析技術をもってはじめて把握できた事項であり、原出願の当初明細書の記載から自明であるとすることは妥当でない。ゆえに、被請求人の該主張は採用できない。
ⅱ）構成要件(b)の「焼結体組織中で連続した結合相を、第１結合相と第２結合相で構成する」について
上記(b)の「第２結合相」の意味は、締合相中の副成分を意味するものと解され、第１結合相と均等な、結合に役立つ相のことではないので、結合相を、「第１結合相と第２結合相で構成する」と記載した点は、原出願の当初明細書に記載されている事項の範囲内のものであると認められる。
ⅲ）構成要件(c)の「前記第１結合相の割合を結合相に占める割合で５０～９９．９体積％とする」．(e)の「残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、」及び(f)の「焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる」について
上記(c)及び(e)の構成要件は、換言すれば、第２結合相が結合相に占める割合で０．１～５０体積％ということである。
しかし、原出願の当初明細書に、副成分として耐熱性化合物相（第１結合相）の量以下、すなわち結合相に占める割合で５０体積％未満含有されてもよい旨明記されているのは、「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相」のみであり、Ａｌ；Ｓｉについては、ＣＢＮに対して溶解性を有すると信じられる元素の中の具体例として挙げられ、触媒作用により立方晶窒化硼素が六方晶窒化硼素へ逆変態するのを防止する目的で添加するものであり、その結果、第２結合相の物質が結合相に含有されるというものである。
焼結体に含まれるＡｌ、Ｓｉ含有量の上限値、第２結合相の含有量は原出願の当初明細書には具体的な記載がなく、実施例４のＮｏ．Ｈ及び実施例５乃至実施例７の記載によれば、原料粉の添加、量からみて、Ａｌ、Ｓｉの焼結体中の含有量は、せいぜい数％（重量）であり、また第２結合相の原料配合割合は、原料の配合時ではあるが、実施例４のＮｏ．Ｈで１２．５体積％、実施例７で１６．６体積％であって、「第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ相図上に存在する金属間化合物」が結合相に占める割合はせいぜい10数％までと認められ、原出願の当初明細書には、５０体積％までもの多量の含有、およびＡｌ、Ｓｉもしくはこの双方で焼結体中に１～２０重量％までもの多量の含有は開示されておらず、また示唆されているともその記載から自明であるとも認められない。
化学的組成物の含有量とその特性は通常非予測性のものであることを考慮すると、原出願の当初明細書中に「焼結体中に重量％で０．１％以上」と記載されているから上限は適宜定めても良いというものではなく、具体的上限値についての記載がない場合は、その成分の添加目的、実施例の記載から裏付けられる程度を限度と解すべきである。
したがって、上記(c)の構成要件である「前記第１結合相の割合を結合相に占める割合で５０～９９．９体積％とすること」及び(e)の構成要件である「残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、」は、原出願の当初明細書に記載された結合相を構成する物質のうち「周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物」以外の物質の全ての場合について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもなく、(f)の「焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる」は、その全範囲について、原出願の当初明細書に記載されているわけでなく、また、その記載から自明であるわけでもない。
被請求人は、当審においてなした訂正拒絶理由通知に対する意見書において、同じ明細書中で「主体」の意味をＦｅ、Ｃｏ、Ｎｉ等とＡｌ、Ｓｉの場合とで使い分けなければならない理由はないので、原出願の当初明細書には、耐熱化合物からなる第１の結合相を５０体積％以上とＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｓｉ等からなる第２の結合相を５０体積％以下含むことが記載されていることは明らかである、旨主張するが、「主体」の意味がＦｅ、Ｃｏ、Ｎｉ等とＡｌ、Ｓｉの場合とで使い分けなければならない理由はないことは否定されるものではないが、この場合「主体」とは、結合相全体が第２の結合相の存在によってもその技術的存在意義を失わない限度で第１の結合相が量的に必要にして十分な量存在すべきであること、を意味すると解すべきであって、結合相の技術的存在意義への影響の度合いは第２の結合相を構成する物質が異なれば当然に異なると考えるのが通常であるから、「主体」が、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ等の場合に数値上は５０体積％以上であるからといって、Ａｌ、Ｓｉの場合にも数値上全く同じ「５０体積％以上」であるということにはならず、被請求人の該主張は採用できない。
(7)前述のとおり、訂正請求書に添付された明細書の特許請求の範囲第１項の構成要件(a)、(b)、(c)のうち(a)、(c)、同第５項及び第６項の構成要件(d)、(e)、並びに同第７項の構成要件(f)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、また、その記載からみて自明であるとすることもできない。
したがって、本件訂正後の各発明に係わる出願は、特許法第４４条第１項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするもの」とは認められないので、同条第２項の規定の適用は認められず、原特許出願の時にしたものとみなすことはできず、本件出願の出願日は、現実に出願された日である昭和５６年３月１６日となる。
(8)そうすると、本件訂正後の各発明は、つぎに述べるとおり、その出願前に頒布された甲第１号証（原出願の公開公報）及び甲第３号証の各刊行物に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
ⅰ）甲第１号証
；特開昭５３－７７８１１号公報
甲第１号証の特許請求の範囲第４項及び第７項に記載される「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」は、本件訂正後の各発明「ＡｌまたはＳｉを含む合金」の下位概念である。
よって、本件訂正後の特許請求の範囲第１項記載の発明は、甲第１号証の特許請求の範囲第４項記載の発明と同一である。
同第５項記載の発明は、甲第１号証の同第５項記載の発明において原料粉末にＭ－Ａｌ粉、Ｍ－Ｓｉ粉の金属間化合物を加える方法（甲第１号証第４頁右下欄第７～９行、実施例４、実施例７）の発明と同一である。
同第６項記載の発明は、甲第１号証の実施例４、実施例７の発明と同一である。
同第７項記載の発明は、Ａｌ、Ｓｉが「第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」として含有される場合があるから、この場合は、甲第１号証の特許請求範囲第７項記載の発明と同一である。
ⅱ）甲第３号証
；特開昭５５－３１５１７号公報
甲第３号証には、「周期律表の４ａ、５ａ、６ａ族の金属の炭化物、窒化物、炭窒化物、炭酸化物、または炭窒酸化物からなる高融点化合物：５～５０％、酸化アルミニウム：１０～７０％、立方晶窒化硼素および不可避不純物：２５～８５％、（以上容量％）からなることを特徴とする靭性および耐摩耗性を具備した切削工具用焼結材料。」（特許請求の範囲）、「実施例２ 第１表に示される成分組成をもつように、予め公知の高温合成法で調製した各種組成を有する平均粒径１．２μｍの高融点化合物粉末と、同１．０μｍの酸化アルミニウム（α－Ａｌ2Ｏ3）粉末と、同１．０μｍの立方晶窒化硼素（以下ＢＮで示す）粉末とを配合し、これらの配合粉末より実施例１におけると同一の条件で焼結して本発明焼結材料１～１０と比較焼結材料１～３をそれぞれ製造した。なお、比較焼結材料１～３は、この発明の焼結材料を構成する成分のうち、いずれかの成分を含有しない成分組成をもつものである。この結果得られた本発明焼結材料１～１０および比較焼結材料１～３より、実施例１におけると同様に切削工具を製造し、・・・本発明焼結材料は、いずれも比較焼結材料に比して相対的にすぐれた切削性能を示すことが明らかである。」（第３頁右下欄～第４頁右上欄、実施例２）との記載があることが認められ、さらに、第１表には、「本発明焼結材料」のうち「焼結材料種類３」の「成分組成（容量％）」が「（Ｔｉ0.7Ｍｏ0.3）（Ｃ0.6Ｎ0.4）0.95：５０、α－Ａｌ2Ｏ3１０、ＢＮ ４０」であることが表示されている。
そこで、本件訂正後の発明と甲第３号証に記載された技術的事項とを対比すると、本件訂正後の特許請求の範囲第１項記載の発明は、甲第３号証の特許請求の範囲に記載された発明と同一である。
また、同第５項記載の発明は、甲第３号証の実施例２として記載されている方法の発明と同一である。
３．以上のとおりであるから、本件訂正請求は、特許法第１３４条第２項ただし書きに規定する各要件を満たしているとしても、本件訂正後の各発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、同条第５項で準用する特許法第１２６条第３項の規定に適合しておらず、当該訂正はすることができない。
〔Ⅲ〕本件特許発明に対する判断
１．本件特許発明の要旨
前述のとおり本件訂正請求は認められないので、本件各特許発明の要旨は出願公告後、特許法第６４条の規定により補正された明細書及び図面（甲第２号証、以下、「本件特許明細書」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲第１項、第５項、第６項及び第７項に記載されたつぎのとおりのものと認められる。
なお、特許請求の範囲第２項乃至第４項は実施態様項である。
（第１項）
「１ 立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物を第１の結合相とし、Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として、該第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし、前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下であることを特徴とする高硬度工具用焼結体。」（「周期率表」は「周期律表」の誤記と認められるので、上記のように認定した。）
（第５項）
「５ 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたはこれらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて圧力２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ又はこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の化合物が焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」
（第６項）
「６ 立方晶型窒化硼素粉末と周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±xﾄﾄﾄ、ＭＮ1±ｘ、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±ｘの形で表わしたときに（ＭはＴi、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を示す）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物の粉末、及びＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物の粉末を混合し、これを粉末状でもしくは型押成型後、超高圧装置を用いて２０Ｋｂ以上、温度７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化棚素を体積％で８０～２０％含有し、残部が周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体とした化合物が結合相中で５０体積％以上９９．９％以下であり、更にＡｌ、Ｓｉ及びこれらを含む合金、化合物からなり、これと前記周期律表第４ａ族金属の炭化物、窒化物、炭窒化物とが焼結体組織中で連続した結合相をなす高硬度工具用焼結体の製造法。」
（第７項）
「７ 周期律表第４ａ族のＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物をそれぞれＭＣ1±x、ＭＮ1±x、Ｍ（Ｃ、Ｎ）1±xの形で表わしたときに（ＭはＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆの金属を示し、Ｘは原子空孔または相対的に過剰の原子の存在を意味する）１±Ｘの値が０．９７以下０．４０以上であるこれ等化合物粉末にＡｌ粉末又はＳｉ粉末またはそれらの化合物粉末の双方を加え６００℃以上の温度で真空もしくは不活性ガス雰囲気中で、これ等を反応せしめＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物を生成させ、立方晶型窒化硼素粉末と上記したＡｌ、Ｓｉを含む化合物粉末を主体とした粉末を混合し、これを粉末状もしくは型押成型後、超高庄装置を用いて２０Ｋｂ以上、７００℃以上の高圧、高温下で焼結せしめることを特徴とする立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し、残部が焼結体組織中で連続した結合相をなす化合物とからなり、該化合物は周期律表第４ａ族のＴｉ、ｚｒ、Ｈｆの炭化物、窒化物、炭窒化物を主体としたもので、焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる高硬度工具用焼結体の製造法。」
２．本件特許発明は、特願昭５１－１５４５７０号を原出願とし、特許法第４４条の規定による分割出願として出願されたものであり、本件各特許発明の出願の分割が適法であるためには、本件各特許発明が原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明の事項を発明の構成要件とするものでなければならない。以下、これについて検討する。
３．前記本件特許発明の要旨によれば、特許請求の範囲第１項に係る発明には、
(a)「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」、
(b)「第１、第２の結合相が焼結体組織中で連続した結合相をなし」、
(c)「前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上９９．９％以下である」、
の各構成要件が含まれていることが認められる。
上記構成要件のうち、出願公告後に補正されている(a)は、出願公告時の特許請求の範囲第１項中の「Ａｌ、Ｓｉ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」から、「Ｎｉ、Ｃｏ、Ｆｅ」を削除したものであり、特許請求の範囲の減縮に当たる。
また、出願公告前に補正されている(c)は、特許法第４４条の規定による分割出願時の明細書の特許請求の範囲第１項に記載されている「前記４ａ、５ａ、６ａ族金属の化合物が結合相中の体積で５０％以上である」の「体積で５０％以上」を「体積で５０％以上９９．９％以下」に補正して、該化合物が１００％ではないことを明記したものである。
さらに、「Ａｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物を第２の結合相として」に関する、訂正請求書に添付された明細書に記載されている「また前記した耐熱性化合物以外Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＡｌＮ、Ｓｉ3Ｎ4等の化合物も結合相の副成分として本発明の焼結体の特徴を失わない範囲で含有しても良い」との記載は、出願公告時、分割出願時のいずれの明細書にも記載されている。
したがって、上記の構成要件(a)、(b)、(c)のうち分割出願後に補正された(a)、(c)は、特許法第４１条（公告決定前の補正の要件）及び特許法第６４条（公告決定後の補正の要件）は満たしている。
同様に、同特許請求の範囲第５項及び第６項に係る各発明に含まれていることが認められる、
(d)「更にＡｌ、Ｓｉまたは、これらを含む合金、化合物からなり、」、
(e)「残部が周期律表第４a、５a、６a族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物、もしくはこれ等の混合物、または相互固溶体化合物が結合相中で体積で５０％以上９９．９％以下であり、」、
の各構成要件についても同上の補正の要件は満たしている。
また、同特許請求の範囲第７項に係る発明には、
(f)「焼結体中にＡｌもしくはＳｉもしくはこの双方を重量で０．１％以上２０％以下含有せる」、
の構成要件が含まれていることが認められる。
さらに、上記の他に、本件各特許発明には、
(g)「立方晶型窒化硼素を体積％で８０～２０％含有し」、
の構成要件が含まれていることが認められる。
４．これに対して、原出願の当初明細書に記載されている発明の概要は、
立方晶型窒化硼素（ＣＢＮ）を体積％で８０～２０％含有する焼結体に関し、さらに、前記〔Ⅱ〕－２．－(3)乃至(5)で説示したとおりの、立方晶型窒化硼素（ＣＢＮ）をＣｏなどの金属で結合した従来の焼結体の結合材の代わりにＡｌ2Ｏ3に比べて高温下での熱伝導度が高い「周期律表第４ａ、５ａ、６ａ族遷移金属の炭化物、窒化物、硼化物、硅化物もしくはこれ等の混合物または相互固溶体化合物」を主体としたものを用いることとしたものであって、該結合材にＮｉ、Ｃｏ、Ｆｅ等の金属相を含ませてもよく、また、ＣＢＮの逆変態を防止する元素として原料中に小量のＡｌ、ＳｉをＡｌ粉末、Ｓｉ粉末として、あるいはＡｌもしくはＳｉと第４ａ族金属Ｍとの金属間化合物の粉末として添加してもよく、その際は、「Ｔｉ2ＡｌＮ、ＴｉＡｌ、ＴｉＡｌ3」、「ＴｉＳｉ、ＴｉＳｉ2、Ｔｉ2Ｎｉ」等の「ＡｌもしくはＳｉが第４ａ族金属ＭとＭ－Ａｌ、Ｍ－Ｓｉ相図上に存在する金属間化合物」が結合相に含有されるもの、
ということ参できる。
５．そこで、前記３、で掲げた本件各特許発明中の構成要件(a)乃至(g)について、原出願の明細書に記載されているかまたは該記載から自明であるか否かについて検討する。
(1)構成要件(a)乃至(g)のうち、(a)、(c)、(d)、(e)及び(f)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、またその記載からみて自明であるとすることもできないことは、前記〔Ⅱ〕－２．－(6)－ｉ）乃至ⅲ）で説示したとおりである（前記〔Ⅱ〕－２．－(6)－ｉ）乃至ⅲ）中「訂正請求書に添付された明細書」とあるは「本件特許明細書」と読み替える）。
(2)構成要件(a)乃至(g)のうち、(g)については、原出願の当初明細書には、焼結体中の立方晶窒化硼素（ＣＢＮ）の含有量について、特許請求の範囲第１項をはじめとして各所に「体積％で８０～４０％」と記載されており、この記載によれば明らかに４０％未満の場合は含まれていない。しかも、「本発明による焼結体中のＣＢＮ相量の下限は体積で４０％までである。これ以下ではＣＢＮの特徴を生かした工具としての性能が発揮されない。」（甲第１号証、第３頁右上欄第５行～第８行）との記載によれば、４０％以下は排除されているということができる。そうすると、本件特許明細書に記載の焼結体中の立方晶窒化硼素の含有量である「体積％で８０～２０％」の範囲のうち「体積％で２０％以上４０％未満」の範囲については、原出願の当初明細書には、焼結体中の立方晶窒化硼素の含有量としては記載されておらず、また、その記載かち自明とすることもできない。
被請求人は、答弁書において、ＣＢＮの下限値を２０％にした場合にも、原出願の当初明細書に開示された技術思想の効果がなお存在することは当業者の容易に理解するところである旨主張しているが、上記説示したところに照らして採用できない。
６．前記５．のとおり、本件特許明細書の特許請求の範囲第１項の構成要件(a)、(b)、(c)のうち(a)、(c)、同第５項及び第６項の構成要件(d)、(e)、同第７項の構成要件(f)並びに構成要件(g)は、いずれも、原出願の当初明細書又は図面に記載されているとすることはできず、また、その記載からみて自明であるとすることもできない。
したがって、本件各特許発明に係わる出願は、特許法第４４条第１項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とするもの」とは認められないので、同条第２項の規定の適用は認められず、原特許出願の時にしたものとみなすことはできず、本件出願の出願日は、現実に出願された日である昭和５６年３月１６日となる。
７．そうすると、本件各特許発明は、その出願前に頒布された甲第１号証（特開昭５３－７７８１１号公報、原出願の公開公報）及び甲第３号証（特開昭５５－３１５１７号公報）の各刊行物に記載された発明であることは前記〔Ⅱ〕－２．－(8)－ｉ）乃びⅱ）で説示したとおりである。
８．以上のとおりであるから、本件特許の特許請求の範囲第１項、第５項、第６項及び算７項に係る各発明についての特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。
〔Ⅳ〕よって、結論のとおり審決する。
平成９年５月１６日
審判長 特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）